07.08.2017 von

Geistiges Eigentum im Fokus der Due Diligence (Teil 1)

Wie stellen Sie sicher, dass Sie beim Kauf eines Unternehmens auch dessen geistiges Eigentum erwerben? Wir zeigen Ihnen, wie Sie vorgehen und was Sie beachten sollten.

Das geistige Eigentum („Intellectual Property“ oder kurz „IP“), das vor allem Patente, Marken, Designs, Urheberrechte und Know-how umfasst, gewinnt immer mehr an Bedeutung. Das war nicht immer so: Früher waren Sachanlagevermögen oder bestehende Kundenbeziehungen für die Ermittlung des Unternehmenswertes entscheidend. Heute bestimmen IP-Rechte nicht nur den Kaufpreis eines Unternehmens, sondern beeinflussen oft auch die Kaufentscheidung.

Geistiges Eigentum: Für chinesische Käufer besonders wichtig

Bei M&A-Deals stehen oft die IP-Rechte der zu erwerbenden Gesellschaft im Fokus der Käuferinteressen. Das gilt auch und gerade dann, wenn ausländische Käufer deutsche Unternehmen ins Visier nehmen. Von besonderem Interesse sind häufig Marken, die für „Made in Germany“ stehen, sowie Patente und Know-how, um innovative Technologien zu entwickeln.

In Deutschland gehen in den letzten Jahren vermehrt chinesische Käufer auf Einkaufstour. Das hat das Bundeskabinett jüngst dazu veranlasst, eine Änderung der Außenwirtschaftsverordnung zu beschließen.

Diese viel diskutierte Verordnung ermöglicht dem Bundeswirtschaftsministerium, den Verkauf deutscher Technologieunternehmen aus speziellen Bereichen und den Abfluss von Know-how ins Nicht-EU-Ausland – etwa nach China – zu prüfen und ggf. zu verhindern.

Worauf kommt es bei einer IP Due Diligence an?

Während der (IP) Due Diligence zeigt sich, ob und in welchem Umfang die Zielgesellschaft Schutzrechte besitzt, ob Rechtsstreitigkeiten existieren und welche Maßnahmen zum Schutz von Know-how vorhanden sind. Wie umfangreich die IP Due Diligence ist, hängt von der Fallkonstellation und besonders von der Zielgesellschaft ab.

Handelt es sich um ein Hightech- oder Biotech-Unternehmen oder einen Anbieter komplexer technischer Lösungen, ist eine intensivere IP Due Diligence nötig als bei einem Unternehmen, das weniger komplexe Produkte anbietet und das im Wesentlichen wegen seiner Vertriebskanäle interessant für den Käufer ist. Außerdem beeinflusst auch die geplante Struktur der Transaktion (Asset Deal oder Share Deal) die Untersuchung.

Für den Käufer sind vor allem die folgenden Themen während einer IP Due Diligence relevant:

Welche IP-Rechte liegen vor?

Erst muss ermittelt werden, welche IP-Rechte überhaupt vorliegen. Was eingetragene IP-Rechte – wie vor allem Marken, Patente und Designs – anbelangt, kann man durch Überprüfung des Datenbestands in den Registern der zuständigen Behörden den eingetragenen Inhaber, den Status, die Laufzeit und den Schutzumfang ermitteln. Allerdings spiegeln Eintragungen in den Registern nicht unbedingt die tatsächliche Rechtslage wider.

Oft sind Schutzrechte nicht auf die Zielgesellschaft eingetragen, sondern auf eine „IP-Holding-Gesellschaft“ innerhalb eines Konzerns. Das hat meist steuerplanerische Gründe. Oder sie sind auf einen unternehmensnahen Dritten eingetragen, z.B. den ursprünglichen Unternehmensgründer oder einen Gesellschafter. In diesen Fällen sollte der Käufer rechtzeitig darauf hinwirken, sie umzuschreiben oder zu übertragen, wenn diese Schutzrecht für ihn relevant sind.

Detektivischer Spürsinn gefragt

Bei der Bestandsaufnahme der IP-Rechte ist neben Sorgfalt auch detektivischer Spürsinn gefragt. Denn oft sind die von Verkäuferseite zur Verfügung gestellten Aufstellungen der IP-Rechte unvollständig. Zum Teil hängt das damit zusammen, dass gerade selbst geschaffene Marken der Zielgesellschaft auch nicht in deren Bilanz auftauchen, da sie nach handelsrechtlichen Vorschriften nicht aktiviert werden können.

Neben den bereits angesprochenen Registerrechten spielen auch die nicht eingetragenen Schutzrechte eine große Rolle, wie urheberrechtlich geschützte Werke (etwa Software), Know-how und Geschäftsgeheimnisse. Dass Geschäftsgeheimnisse und Know-how immer wichtiger werden, zeigt sich u.a. an der kürzlich erlassenen europäischen Know-how-Schutz-Richtlinie (Richtlinie (EU) 2016/943).

Im Hinblick auf Know-how und Geschäftsgeheimnisse ist entscheidend, welche Schutzmechanismen es gibt: Sind sie zentral festgehalten oder befinden sie sich bei einigen wenigen Mitarbeitern? Sind Zugriffsrechte auf die entsprechenden Daten speziell geregelt? Sind solche Daten gegen unbefugten Zugriff und gegen Verlust geschützt?

All das sollte der Erwerber nicht nur bei der Verhandlung des Unternehmenskaufvertrages berücksichtigen, sondern auch in die Planung der späteren Integration der Zielgesellschaft oder des Geschäftsbereichs in seinen eigenen Betrieb einbeziehen.

So bekommen Sie, was Sie brauchen

Um im Rahmen eines Unternehmenserwerbs tatsächlich das zu bekommen, worauf es als Erwerber ankommt, ist eine sorgfältige IP Due Diligence ein Muss. Nur so können Sie vermeiden, potenzielle IP-Risiken mit weitreichenden Folgen einzukaufen.

Der zweite Teil dieses Beitrags beschäftigt sich mit Problemen im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten, Lizenzverträgen und Forschungs- und Entwicklungsverträgen.

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