14.08.2017 von

Geistiges Eigentum im Fokus der Due Diligence (Teil 2)

Bei einem geplanten Unternehmenserwerb muss eine sorgfältige IP Due Diligence durchgeführt werden. Neben der oftmals auftretenden Frage, ob die Zielgesellschaft überhaupt Inhaber der IP-Rechte ist, ist besondere Vorsicht auch bei Rechtsstreitigkeiten, Lizenzverträgen und Forschungs- und Entwicklungsverträgen geboten.

Liegt das geistige Eigentum tatsächlich bei der Zielgesellschaft?

Sofern IP-Rechte während des laufenden Geschäftsbetriebs geschaffen werden, erfolgt dies meist entweder durch Arbeitnehmer oder Projektbeauftragte (z.B. Freelancer). Design- oder Softwareprogrammierleistungen werden immer wieder ausgelagert, während Arbeitnehmer technische Erfindungen und Know-how häufig selbst entwickeln.

Vor allem Dienstleistungs-, Werk- oder Arbeitsverträge enthalten oft nur unzureichende Übertragungsregelungen. Bei technischen Erfindungen und Verbesserungsvorschlägen der Arbeitnehmer sind zudem die Regelungen des Arbeitnehmererfindungen-Gesetzes zu beachten. Werden diese jedoch nicht beachtet, können Arbeitnehmer Vergütungsansprüche gegenüber der Zielgesellschaft haben oder es fehlt sogar komplett an einer wirksamen Übertragung der Rechte auf die Zielgesellschaft.

Der Erwerber sollte versuchen, solchen Problemen bereits während des Transaktionsprozesses zu begegnen – z.B. durch den Abschluss von Übertragungsvereinbarungen. Andernfalls sollte er sich durch Garantien oder  Freistellungen in dem Unternehmenskaufvertrag absichern.

Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf IP

Auch Rechtsstreitigkeiten können von besonderer Bedeutung für den Kaufpreis eines Unternehmens und für dessen künftige Entwicklung sein. Dabei ist an Verletzungen von Drittrechten durch die Zielgesellschaft zu denken, genauso wie an die Verletzung der Rechte der Zielgesellschaft durch Dritte (z.B. Wettbewerber).

Um solche Streitigkeiten beizulegen, werden häufig Unterlassungserklärungen abgegeben oder Abgrenzungsvereinbarungen geschlossen, die die Nutzungsmöglichkeiten von IP einschränken. Auch diese können weitreichende Folgen haben.

Aus Sicht des Erwerbers ist es wichtig, dass neben der Bewertung der rechtlichen Risiken auch die kommerziellen Auswirkungen in den Blick genommen werden. Nur so kann der Erwerber vor bösen Überraschungen bewahrt werden, z.B. dass Rechtsstreitigkeiten den Kernbereich des Zielunternehmens bzw. des zu erwerbenden Geschäftsbereichs betreffen. In jedem Fall sollte sich der Erwerber auch hier absichern oder sogar den Kaufpreis entsprechend anpassen.

Lizenzverträge

Zu den zahlreichen vertraglichen Beziehungen einer Zielgesellschaft zählen auch Lizenzverträge. Es sollte überprüft werden, ob sie aktuell wirksam sind. Dieser Aspekt kann u.a. aus kartellrechtlichen Gründen problematisch sein. Sie sollten aber auch auf ihre Laufzeit, den Umfang der eingeräumten Rechte, Lizenzgebühren sowie auf ihre Übertragbarkeit und etwaige Kündigungsmöglichkeiten geprüft werden.

Probleme für chinesische Käufer bei F&E-Verträgen

Unternehmen und Forschungseinrichtungen wie Universitäten schließen häufig Forschungs- und Entwicklungsverträge (sog. „F&E-Verträge“) ab. Das Ziel ist es, neue Technologien zu erforschen und fortzuentwickeln, z.B. in den Bereichen Medizin, erneuerbare Energien, Robotik, Halbleiter oder Elektromobilität. Immer wieder stehen hier deutsche Unternehmen im Fokus der Interessen chinesischer Erwerber.

Besondere Aufmerksamkeit ist bei solchen F&E-Verträgen dann geboten, wenn die Projekte Gegenstand einer nationalen Förderung sind. Im Gegenzug für die öffentliche Förderung werden den Zuwendungsempfängern regelmäßig bestimmte Bedingungen auferlegt, was häufig in Form von Nebenbestimmungen wie v.a. durch die „NKBF 98“ geschieht.

Ist die Zielgesellschaft an einem solchen F&E-Projekt beteiligt, können die Ergebnisse des Projektes (z.B. IP-Rechte) etwa nicht ohne Weiteres außerhalb der EU verwertet werden. Diese Einschränkungen greifen also auch und gerade dann, wenn ein chinesisches Unternehmen auf der Käuferseite steht.

Wenn sie nicht beachtet werden, kann das u.a. dazu führen, dass die gesamte Fördersumme zurückgefordert werden kann. Daher sollte sorgfältig geprüft werden, ob die entscheidenden IP-Rechte aus einem solchen F&E-Projekt herrühren. Ist das der Fall, sollte der Erwerber die Einschränkungen in seine Geschäftsplanung und (Preis-) Kalkulation einbeziehen.

Behutsam prüfen

Neben der Prüfung, ob die IP-Rechte tatsächlich bei der Zielgesellschaft liegen, sind bei einem Unternehmenskauf auch die Prüfung von laufenden Rechtsstreitigkeiten, Lizenzverträgen und F&E-Verträgen entscheidend. Die sorgfältige IP Due Diligence, die auch die kommerziellen Hintergründe im Blick behält, sichert einen wirksamen Erwerb.

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